Recurso contra indeferimento de marca

O que é?

Trata-se de um procedimento destinado a pessoa física ou jurídica, que entende que a decisão do indeferimento do pedido de registro de marca não está correta e que deve ser reformada totalmente ou parcialmente. O recurso deve ser elaborado e interposto pela parte interessada e será recebido pelo INPI, que fará a análise de admissibilidade e de mérito por meio de parecer, a fim de instruir a decisão do presidente do INPI. 

Para apresentar o recurso, a parte deverá ter legítimo interesse, e pode optar por nomear procurador para fazê-lo. Ambos deverão estar cadastrados no Sistema E-INPI.

Por que a minha marca foi indeferida no INPI?

Problemas com as normas da LPI

A Lei de Propriedade Industrial deixa claro os requisitos para uma marca ser deferida, e, conforme o art. 124, não são registráveis como marca:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I – brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumentos oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II – letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III – expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes, ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV – designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento, ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com esses sinais distintivos;

VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII – cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão, ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X – sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI – reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII – reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII – nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV – reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII – termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX – dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII – objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo, ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Os casos de indeferimento da marca mais comuns são as reproduções ou  imitações de arte características de outra marca que possam causar confusão ao consumidor; artes e nomes genéricos, comuns, em relação ao produto ou serviço prestado; emprego de arte ou expressão como meio de propaganda e pedido de registro de uma marca relativa a pseudônimo ou apelido famoso, sem autorização expressa do titular, sucessores ou herdeiros. 

Ressalta-se a importância de não utilizar termos ofensivos, logos e figuras que atentem contra a moral, o respeito e a diversidade de crença, gênero e raça e também não iludir consumidores com marcas enganosas que incluem nomes com significado específico, mas possuem uma prestação de serviço ou produto contraditório. 

Indeferimento da marca por ser igual ou similar a outra existente

Essa situação é bastante comum, uma vez que o proprietário do CNPJ pode demorar para decidir o nome ideal para registrar a marca, e assim que decide proceder com o registro, verifica que possui alguém com o mesmo nome registrado e na mesma classe. 

Erros do INPI

Situações em que um examinador com pouca experiência acaba por indeferir um pedido sem fundamentação legal. Importante ressaltar que no recurso contra o indeferimento, outro analista do INPI julgará o mérito, diminuindo o risco de ocorrer um novo erro.

Meu registro de marca foi indeferido: o que fazer?

Deverá ser apresentado o recurso seguindo as seguintes etapas:

1. Login no Sistema e-INPI: https://gru.inpi.gov.br/e-inpi/internetCliente/Principal.jsp

Caso o sistema esteja indisponível, poderá ser realizado o protocolo presencial na sede do INPI ou em suas unidades regionais, ou poderá ser solicitado a devolução do respectivo prazo quando houver a regularização dos serviços digitais. 

2. Emissão e pagamento de GRU específica: https://gru.inpi.gov.br/e-inpi/internetCliente/Principal.jsp

Os valores dependem da situação em que o CNPJ/CPF em questão se encontra no cadastro: 

• Código 333: Serviço prestado por meio eletrônico, pelo Sistema e-Marcas (sem desconto)   R$ 475,00
• Código 333: Serviço prestado por meio eletrônico, pelo Sistema e-Marcas (com desconto)   R$ 190,00;
• Código 333: Serviço prestado por meio físico, em papel (sem desconto)   R$ 710,00;
• Código 333: Serviço prestado por meio físico, em papel (com desconto)   R$ 284,00.

3. Peticionar: feito a partir do acesso ao e-marcas e preenchimento do formulário eletrônico, devendo ser informado a numeração da GRU paga e a petição de interposição do recurso, bem como a inclusão de procuração assinada, caso seja o caso. 

4. Acompanhamento: É importante salientar que os processos atravessam diversas etapas que podem passar por solicitações dos usuários, cumprimento de exigências e envio de documentação própria. O acompanhamento poderá ser feito pelo “Sistema Busca Web” e pela RPI (Revista da Propriedade Intelectual). O prazo para cumprimento dessa etapa é de 12 meses, conforme exposto na plataforma de Propriedade Industrial e Intelectual do Governo. 

Tomar conhecimento da decisão: Será feita uma publicação de decisão de mérito na RPI, de modo que o INPI publica todos os seus atos, despachos e decisões, sendo que a revista é publicada semanalmente, às terças-feiras. Você poderá acompanhar as RPIs neste link: https://revistas.inpi.gov.br/rpi/

Tipos de recursos

Recurso contra o indeferimento do pedido de registro de marca

Em caso de indeferimento do pedido, deverá ser apresentado recurso levantando as classes as quais são objeto, bem como as razões contra o indeferimento ou a retirada de ofício de especificação de cada classe elencada. 

O recebimento da petição está condicionado ao pagamento da GRU referente ao recurso de indeferimento de registro de marca, de modo que sem ele, ocasionará no arquivamento do pedido inicial, com base no  com base no art. 36 da Portaria INPI nº 8/2022.

Recurso contra o deferimento parcial do pedido de registro de marca

Poderá ser recorrida da decisão de deferimento parcial do pedido, porém é importante se atentar que o pagamento das GRUs relativas à concessão nas classes em que o pedido for deferido deverão ser efetuadas no prazo ordinário (60 dias) ou extraordinariamente (30 dias), após o término do prazo ordinário, a contar da data de publicação na RPI, sob pena de arquivamento de todo o pedido de registro. 

Caso ocorra o arquivamento do pedido por falta de pagamento, a petição de recurso será prejudicada por carecer de objeto. 

Recurso contra o deferimento ou indeferimento do pedido de caducidade

A caducidade de uma marca pode ser declarada, total ou parcialmente, ou negada, de acordo com os documentos trazidos pelo titular do registro.  A declaração da caducidade poderá ser feita pela falta de contestação do titular ou por não ser iniciada o uso da marca 5 anos após sua concessão, ou até pela interrupção do uso da marca por mais de 5 anos consecutivos, conforme disposto no art. 143, da LPI, cabendo recurso para tal nos mesmos moldes do anterior. 

Recurso contra anotação de transferência de titularidade

Para que ocorra a anotação de transferência de titularidade,será promovida apenas para os pedidos que estiverem em conformidade com o disposto no art. 128 da LPI que traz:

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

• 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.
• 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.
• 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.
• 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

Caberá recurso em decisão que deferir ou indeferir anotação de transferência, podendo ela ser por sucessão legítima e acompanhada de documentação adicional, podem resultar em formulação de exigências por parte do INPI para comprovação. 

Recurso contra o arquivamento/cancelamento de ofício (art. 135, da LPI)

Os pedidos de registros em nome de cedente que não são transferidos e que contenham marcas similares poderão ser arquivados e cancelados de ofício, conforme determina o art. 135 da LPI, o que poderá ser objeto de recurso, de modo que cada classe será avaliada. 

Recurso contra o deferimento/indeferimento do pedido de prorrogação

Dispõe o art. 133 da LPI que: “o registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos”.

Para tal, deverão ser observadas: 

1. Pedido de prorrogação dentro do último ano de vigência do registro, conforme disposto no §1º do art. 133, LPI ou dentro de 6 meses, contados a partir do dia de término de vigência do registro, mesmo que não seja útil, pagando também a retribuição adicional;
2. Pedido deverá ser formulado pelo titular do registro;
3. Deverá ser efetivado o pagamento da retribuição correspondente;
4. A declaração da atividade social do titular deverá continuar a mesma.

Haverá a possibilidade de recurso caso a prorrogação seja negada. 

Referências

https://www.gov.br/pt-br/servicos/apresentar-recurso-administrativo-contra-decisao-de-indeferimento-de-pedido-de-registro-de-marca 

https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/07_Recursos_e_processos_administrativos_de_nulidade